Acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso: la svolta pratica della sentenza “Spremiagrumi”

L’11 ottobre 2024, la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO ha emesso una decisione molto attesa in ambito di marchi tridimensionali, segnando un nuovo orientamento pratico che potrà avere impatti significativi.

La decisione (EUIPO, Board of Appeal 11 ottobre 2024 – R 1561/2023-1 Santos, MUE 18005754), rinominata sentenza “Spremiagrumi”, ha ad oggetto un marchio 3D di uno spremiagrumi, appunto.  Sebbene la decisione abbia rifiutato il marchio tridimensionale perché ritenuto privo di carattere distintivo, essa è interessante in quanto propone un’importante svolta pratica in merito alle modalità con cui può essere dimostrata l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso di un marchio.

La decisione fornisce infatti un orientamento innovativo rispetto alla modalità di presentazione delle prove d’uso nei diversi Paesi dell’Unione Europea.

Cos’è il carattere distintivo e perché è essenziale

Per ottenere la registrazione di un marchio il carattere distintivo è un requisito fondamentale. Un marchio è considerato distintivo quando consente ai consumatori di identificare – distinguere, appunto – un prodotto o un servizio come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo da altri presenti sul mercato di diversa origine imprenditoriale. Questa capacità da parte del marchio di comunicare al consumatore l’origine del prodotto, può essere acquisita attraverso l’uso: un marchio utilizzato in modo costante e riconoscibile dai consumatori può acquisire con il tempo la necessaria distintività.

La decisione EUIPO e la svolta pratica

Con la decisione in discussione, la Commissione dei Ricorsi EUIPO ha introdotto un interessante orientamento: sebbene il riconoscimento del carattere distintivo attraverso l’uso richieda prove dettagliate del fatto che il marchio sia riconosciuto dai consumatori in ogni Stato membro dell’UE, con al decisione “Spremiagrumi” la Commissione dei Ricorsi EUIPO ha riconosciuto che gruppi di Paesi con affinità geografiche, culturali e linguistiche possono essere considerati come un unico mercato ai fini della presentazione delle prove d’uso.

Così, ad esempio, si può riconoscere che formino un mercato “regionale” i seguenti Paesi:

• Germania, Austria e Ungheria,
• Croazia e Slovenia,
• Svezia e Finlandia,
• Bulgaria e Romania,
• Grecia e Cipro.

Questo orientamento potrebbe ridurre notevolmente l’onere probatorio per le aziende, che potranno fornire prove aggregate per regioni culturalmente simili, rendendo il processo più accessibile e meno oneroso, ed è dunque auspicabile che venga mantenuto e confermato nelle future decisioni.

In conclusione, la qualità delle prove è fondamentale

Nonostante l’orientamento innovativo, nel caso del marchio 3D della decisione “Spremiagrumi” le prove presentate non sono state ritenute sufficienti per dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo.

Questo mette in luce un aspetto cruciale: anche in un contesto più favorevole quale quello adottato dalla Commissione dei Ricorsi EUIPO nel caso in discussione, la qualità e la rilevanza delle prove dell’uso del marchio rimangono elementi chiave per dimostrare l’acquisita distintività.

Le aziende devono quindi continuare a curare attentamente la raccolta di documentazione idonea a dimostrare come il marchio sia riconosciuto dai consumatori all’interno dei mercati target.